许可他人使用“木林森”是否构成侵权？生产厂商是谁？

    一方为休闲鞋品牌“木林森MULINSEN”，另一方为运动时尚品牌“斐乐FILA”，因两款同时印有“木林森”商标及与“FILA”商标相近似的标识的休闲鞋与拖鞋，二者产生了侵权纠葛。

    近日，双方纷争有了新进展，福建省高级人民法院判决驳回了福建石狮市福盛鞋业有限公司（下称福盛公司）的上诉请求，认定被诉侵权产品上体现了福盛公司所持有的“木林森”商标，鞋盒上印制了福盛公司的企业信息，应认定福盛公司系被诉侵权产品的生产商，其行为侵犯了斐乐体育有限公司（下称斐乐公司）对第163333号“FILA”商标（下称涉案商标）享有的专用权，应承担停止侵权并赔偿经济损失的责任。

    一、是否构成侵权？

    据了解，斐乐体育有限公司（下称斐乐公司）系第163333号“FILA”商标的权利人。2019年5月与9月，斐乐公司在位于湖南省的鸿基鞋业门店和湘乡市望春门赵小云皮具店（下称赵小云店）分别经公证购买了一双黑色休闲鞋和黄黑色拖鞋，二者的鞋面处均使用了“木林森”商标及与涉案商标相近似的标识，休闲鞋的鞋盒及拖鞋鞋盒内的卡片上均印有福盛公司的企业信息。

    随后，斐乐公司将福盛公司、赵小云店诉至福建省泉州市中级人民法院，请求法院判令福盛公司、赵小云店立即停止侵犯其涉案商标专用权的行为，并赔偿其经济损失及维权支出的合理费用共计10万元。

    福盛公司主张其并非产品生产商，并提供了与株洲市嘉木行贸易发展有限公司（下称嘉木行公司）签订的商标许可使用合同、协议书及嘉木行公司出具的认可被诉侵权产品系由其生产的说明等证据，据此主张湖南地区的鞋子均由嘉木行公司生产，福盛公司并未生产或销售被诉侵权产品。

    福盛公司与嘉木行公司签订的协议书载明，双方约定合同运行期间嘉木行公司自行负责其公司的运作，福盛公司享有监督权；嘉木行公司自行下单加工生产的“木林森”品牌的鞋产品须以书面形式呈报福盛公司；嘉木行公司须对自行下单加工生产的鞋产品质量进行严格把关，如出现质量问题由嘉木行公司自行解决。

    关于被诉侵权产品生产商的身份问题，泉州市中级人民法院经审理认为，从斐乐公司经公证向赵小云店购买的黄黑色拖鞋以及在鸿基鞋业门店购买的黑色休闲鞋可以体现，被诉侵权产品、鞋盒有高度的统一性，被诉侵权产品上均体现了“木林森”商标，且鞋盒上均印制了福盛公司的企业信息，足以认定被诉侵权产品系“木林森”商标持有者福盛公司生产。福盛公司提交的商标许可使用合同与协议书仅能证明嘉木行公司是“木林森”品牌的代理商，而且可以体现嘉木行公司并非生产商；嘉木行公司出具的说明从证据形式上看为单位向人民法院提出的证明材料，但该说明未按规定由该公司负责人及制作证明材料的人员签名或者盖章，故对该说明不予认可。

    针对福盛公司、赵小云店的行为是否构成侵权，泉州市中级人民法院认为，被诉侵权产品上的侵权标识与涉案商标使用了相同的字形及颜色对比手法，考虑到斐乐公司的涉案商标具有较强显著性、较高知名度以及斐乐公司实际使用注册商标的情况，在相关公众施以一般注意力时，整体视觉效果上构成近似，容易导致消费者产生混淆、误认，应当认定二者构成近似商标，福盛公司与赵小云店侵犯了斐乐公司对涉案商标享有的专用权。

    综上，法院一审判决福盛公司、赵小云店停止生产、销售被诉侵权产品，并分别赔偿斐乐经济损失（含为制止侵权行为所支付的合理费用）9万元与8000元。

    二、生产厂商是谁？

    福盛公司不服一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉，坚持主张被诉侵权产品系嘉木行公司自行委托加工厂生产及销售，福盛公司并不知情，即使构成侵权，福盛公司亦是受害人，不能因嘉木行公司的侵权行为而承担赔偿责任。

    福建省高级人民法院经审理认为，根据斐乐公司通过公证方式在赵小云店和鸿基鞋业门店购买的鞋子产品来看，被控侵权产品上均体现了福盛公司所持有的“木林森”商标，鞋盒上均印制了福盛公司的企业信息，基于商标信息和生产商信息均指向福盛公司的一致性，在没有相反证据的情况下应认定福盛公司系被诉侵权产品的生产商。即便被诉侵权产品系嘉木行公司擅自生产，亦属于福盛公司与嘉木行公司在履行商标许可协议中违反协议约定的内部行为，而且根据双方的约定，福盛公司对该生产行为应当是知悉的，该行为所造成的商标侵权法律后果应由福盛公司来承担。综上，法院判决驳回了福盛公司的上诉请求，维持一审判决。

    “商标侵权案件中，被诉生产侵权产品的被告可能抗辩被诉侵权产品并非由其生产，自己的企业名称及其他信息系被他人擅自使用在被诉侵权产品上。这种情况经常出现在被诉侵权产品并非在被告的生产车间内进行保全，而是从销售商处购买到，原告根据被诉侵权产品上显示的生产商信息来起诉生产主体。实践中，如何根据现有证据来判断被诉侵权产品的生产商身份往往是案件审理的难点和焦点。”该案二审主审法官蔡伟表示。

    “判断被诉侵权方是否系生产商，经营范围可作为初步判断依据，通过审查被诉主体的营业执照或工商注册信息，在经营范围事项中一般可以获悉其是否具有加工、生产资质或者仅有流通环节的销售资质。”蔡伟指出，企业信息一般可以公开获取，容易为他人利用，所以被诉侵权产品的生产商信息只能作为初步证据，原告应就被告的经营规模、经营模式、具体生产信息等进行举证。同时，被冒用企业名称的被告为了避免承担责任，一般会积极主动地举证相反事实，此时应注意其他被告的回应，看其是否承认冒用事实或采取消极默示不予否认的态度。

    “在冒用他人商标的侵权案件中，锁定销售商作为侵权主体比较容易，但是商标权利人更希望从源头上对生产商进行打击，而侵权行为的隐蔽性和制假售假链条的复杂性，使得对生产商身份的锁定成为案子的难点。”上海汉盛（北京）律师事务所律师王树展表示，查明侵权产品生产商身份最直接的方式是根据涉案产品的包装、产品手册、名片、网站等标示的厂家信息来确定生产商，权利人还需要围绕被告的经营模式、生产信息、产品信息、生产商和销售商的关联关系等进一步举证，证明被告从事了生产行为或者具有从事生产行为的可能性。

    “通过以上方式确认的生产商身份，更多是基于优势证据规则的一种推定，在被告提供相反证据的情况下，也可以否定其生产商身份。为了实现源头打假，当权利人发现假冒商品时可以向公安机关报案，公安机关可以利用刑事侦查手段追根溯源查明生产商。如果达不到刑事案件的立案标准，权利人可以向市场监督管理部门进行投诉，市场监督管理部门可以依职权向上游溯源调查生产商并作出行政处罚，行政处罚决定书可以作为确定生产商身份的依据。”王树展表示，借助行政、公安机关的力量查明的生产商信息，具有确定性和公信力，也时常作为权利人提起侵权诉讼的前置手段。